【建纬观点】IP核采购前的合规性审查和IP核许可合同的法律审查要点（下）
作者介绍
王培强
上海市建纬律师事务所 合伙人、律师
赵春威
上海市建纬律师事务所 律师助理
本文所阐述的许可合同的法律审查要点共分十五项，因篇幅所限，拆分为上下两篇，承接上文第六点“IP核的交付和验收”，本文将对剩余九项法律审查要点进行阐述，与IP核采购前的合规性审查和许可合同的法律审查要点（上）一起作为一个整体，一并作为本文读者参考的素材之用。
七、IP核的付款和税收
1）付款方式
付款方式两种：一次性支付、分期支付
一般许可方对于付款方式比较强势，许可合同中通常明确规定一次付清全款，先款后货（比如：全款后10个工作日内交付），仅有少部分IP许可方同意分两期付款，比如：首期付款80%，交付后支付20%。此付款条款须由公司的商务部门人员负责协调，是否争取分期付款方式，由被许可方自行决定。
2）支付期限
IP核许可合同中的许可方通常是境外客户，被许可方支付期限受制于两个因素：政府对外汇的管制政策和银行的外汇付款审核流程。
（a）由于被许可方涉及外汇审核用于境外付款，银行对境内企业对境外客户的第一次付款的审查流程比较严格，境外付款流程可能会比较缓慢，对于许可合同中的付款期限应充分考虑被许可方对境外客户的外汇付款周期问题，避免出现被许可方出现逾期付款的违约行为和相应的法律责任。付款期限的约定中，建议应不少于30个工作日为宜。
（b） IP核许可合同通常约定先付款后交付，而中国境内企业对境外企业的外汇付款受制于政府部门及银行机构外汇支付管控政策，付款流程会非常缓慢，如果支付较大金额的付款，通常流程会在1个月左右，所以作为律师需要严格审查合同中约定的付款时间及违约条款中关于延迟付款的违约条件。一般律师会修订付款时间为30个工作日、大额付款涉及国家外汇管控，一般修订付款时间为60~90个工作日。
3）税收
许可合同中许可方为境外企业的，通常会在许可合同里规定：付款额是净额（NET），该笔业务中在中国境外需要缴付的所有可能适用的税负，均由被许可方承担，如有任何税务款项扣减，由被许可方补足付款差额。该等付款额及税收负担的约定，许可方非常坚持，很难修订。许可方在中国境内的交易所得是需要缴纳税负的，但基于原本应由许可方缴纳的税负转为被许可方承担，被许可方的财务部门应注意向许可方支付的款项金额应考虑税负抵扣金额问题（即在许可方要求的净额上，增加税款的给付），避免付款不充足的逾期付款违约责任。
由于此种原本应由许可方承担的税负转为被许可方承担成为许可合同中合同金额及税负承担的惯例性约定，进一步产生某些境外IP核供应商在中国设立运营主体，但其以中国注册成立的许可方与中国境内企业签署许可合同时，仍然沿用其境外母公司的合同版本，将中国注册的许可方因IP核许可业务而产生的许可方自身应承担的所有税负（比如：许可方应缴纳的增值税、城市建设费、教育附加费等）全部约定由被许可方承担。这种约定显然是有悖于中国税法的，在境外交易中IP核许可业务的款项约定为净额，采取价外税方式，约定增值税由被许可方承担，是符合中国税法规定的，但许可方将原本应由中国境内注册的许可方自行承担的附加税（城市建设税、教育附加费等）约定为被许可方承担，则缺乏合法依据，且与中国税法相悖。对于此等税负转嫁条款，审查律师及企业商务部门人员、财务人员应与许可方据理力争，不予接受。
八、IP核更新资料无偿提供保护期
IP核的产权人为了维持IP核的功能的先进性和适用性，会持续对IP核的功能和数据进行升级，作为IP核许可权的购买方，被许可方应审查许可合同中对于IP核不时更新的数据和功能是否属于IP核交付物的内容之一。实务中IP核的许可内容包括向被许可方提供许可方在许可合同签署后特定期限内对IP核的修改、更新、升级资料。通常该等IP核的更新资料特定期限为IP核交付后90天内，许可方发生更新时，须无偿向被许可方交付IP核更新资料，因为IP核的更新周期很快，为保证被许可方所采购的IP核为成熟产品并具备最新功能的产品，许可合同审查时，应着重审查该IP核交易后特定期限内更新资料交付被许可方的条款是否具备，保护期是否合理，是否无偿交付等。
九、技术支持
技术支持通常包括咨询服务、缺陷修复（bug fixed）、升级（update）、现场支持（onsite technical support）等，主要考虑以下因素：
1）费用。正常的情形下，被许可方支付的许可费中包含六个月或十二个月的免费技术支持服务。被许可方有权要求许可方在技术支持服务期内免费提供咨询、缺陷修复、升级等服务，被许可方通常会对其提供的免费技术支持服务约定限定的人数和小时数。该等免费技术支持服务的限定条款，被许可方可以接受。免费技术支持服务期限届满后，被许可方如需继续技术支持服务，则被许可方须另行向许可方支付技术支持服务费。该等技术支付条款，审查时间，只要合同条款约定合理即可。
十、保密信息及保密义务
IP核作为许可方的重要资产和利润来源，许可方对IP核相关的商业和技术方面保密信息的接受、使用、披露等约定严格的保密义务，是许可合同的标准条款。且该等保密义务涉及对被许可方的芯片设计商、芯片制造商（简称：第三方承包商），许可方要求被许可方对于第三方承包商也要遵守保密信息的限制，并保证与第三方承包商签署同样保密标准的保密协议，第三方承包商对保密义务的违反视为被许可方对保密义务的违反，并可能产生被许可方的许可合同被终止的法律后果。许可方会通过在合同条款中，对被许可方披露保密信息给第三方承包商设定具体前提条件，在被许可方和第三方承包商符合许可方设定的前提条件下，被许可方向第三方承包商的保密信息的披露行为才视为合法，不构成违约披露。
十一、争议的法律适用
以IP核进口为目的的许可合同的交易主体分属于两个不同的国家，适用哪个国家的法律，会直接影响许可合同中双方各自的合同权益和回避不可预估的法律风险。此外，基于IP核的出口管制政策很大程度受制于美国法律，因此，IP核的许可方通常会选择适用美国法律，加州法律，法庭诉讼方式，且对法律适用条款较为坚持。基于美国对中国的芯片出口管制较为严格，对中国的科技领域的遏制政策高度统一，因此，在许可合同条款审查时，应选择适用第三国法律，仲裁方式，积极争取就此法律适用第三国法律和仲裁方式达成一致。
十二、许可方免责条款和知识产权侵权救济措施条款
1）许可方对IP核的免责条款-该条款是IP许可合同的重要条款，该条款的目的是使许可方对IP核使用中最大的三个风险免责：即IP核侵犯第三方知识产权的侵权风险免责、IP核对客户项目的适用性风险免责、客户对IP核的许可价格的异议风险免责。许可方对此免责条款非常坚持，且不同意修改或删除，在许可方约定前述重大瑕疵的免责条款之外，许可方还会在条款中对发生IP核侵权时，其对被许可方的赔偿额限定为以许可费金额为赔偿上限。因为芯片是由众多的IP核组成，单个的IP核的许可费成本对于整个芯片的开发成本而言，是很小的比例，当某个IP核因为被认定侵权或发生侵权诉讼时，如果没有明确的免责声明和赔偿限额，无论依据哪国法律，作为侵权行为的法律后果，被许可方向许可方主张因IP核侵权而造成的芯片开发损失索赔时，赔偿金额会是非常巨大的，这也是IP核许可方极力避免的法律风险。因此，目前行业内IP核许可合同中，许可方都会有免责条款和赔偿限额条款，且不允许修改或删除。
对于被许可方而言，为了避免出现采购的IP核存在侵权风险进而影响整个芯片项目的开发进程，被许可方应向IP核行业中知名度较高、信誉良好的供应商采购IP核，尽量避免选择功能类似而价格较低的、知名度不高的产品供应商购买IP核，尤其是需要对IP的知识产权人和销售代理授权等进行严格查明。必要时，对于销售代理商签署的IP 核许可合同，须提交IP核所有权人进行书面确认或邮件确认。
2）许可方对IP核不负担“不侵权承诺”的免责条款
许可方明示“不对IP核作出不侵权的承诺”，其目的是许可方为了避免被许可方和法院对许可方可能作出的合同欺诈的认定风险和高额赔偿的法律风险，并非IP核发生侵权时，许可方可以完全不承担法律责任和赔偿责任。许可合同中通常会对许可方的IP核发生侵权认定或侵权诉讼时，许可方应当承担的侵权应诉责任、侵权消除责任和被许可方因为侵权指控而造成的对第三方权利人支付款项的赔偿责任（该赔偿责任仅限于被许可方向第三方权利人的赔偿款损失的填补，被许可方自身的开发损失仍适用前述的免责条款和赔偿限额条款）。如果许可合同中，没有约定IP核侵权时许可方所应承担的侵权应诉责任、侵权消除责任及许可方对第三方权利人的赔偿填补责任，则被许可方的合同审查律师应当予以明确添加该等条款，并坚持增加该等许可方的责任条款。
3）不当使用IP核时的许可方免责条款。
一个芯片项目由众多的IP核组成，被许可方在对采购的IP核集成使用时，有时会发生对IP核的代码、结构进行修订，或者没有选择使用IP核附属文件规定的辅助程序文件，造成许可方提供的IP核发生重大变化，从而发生改变后的IP核构成侵权。通常在许可合同中，许可方会对被许可方使用IP核、改编IP核等行为中产生的侵权行为作出免责表述，许可合同中，许可方通常会作如下约定：
(a) 除被许可方以外的任何人对许可IP核作出的任何修改；
(b) 将许可IP核与非由许可方供应的或非在文档中指定为使用许可的IP核所必需的其他IP核或文档组合或使用；
(c) 在被许可方被告知侵权后，或在许可方通知许可方修改或变通以避免侵权后，被许可方仍继续从事侵权活动；
(d) 被许可方以未被本协议允许的方式使用许可IP核；
(e) 未获得标准组织的许可或者未向标准组织作出承诺从而未获得许可；
(f) 许可IP核使用的方法或过程，但不包括许可IP核预定运行方式所必需的、如无这些方法和过程，许可IP核的实质性功能就无法运行的固有方法和过程；
(g) 遵守被许可方的指示、说明、规格或技术要求（包括关于许可IP核或被许可方集成电路支持或遵守行业或技术标准的任何要求），如果没有已知的、商业上的合理的、以不侵权的方式遵守前述客户指示、说明、规格或技术要求的方式。
在许可方最大程度降低IP核在使用过程中发生侵权的法律责任的情况下，许可方和被许可方也应对IP核使用中侵权免责的豁免作出平衡性约定，即许可方免责条款的例外条款。此类平衡性条款的草拟和修订的核心主旨在于：许可方须对其许可的IP核（包括附属文件等）本身发生的侵权责任负责，被许可方须对被许可的IP核的非正常使用行为导致的侵权责任负责，以避免出现IP核一经使用后许可方即不承担IP核任何侵权责任的不利后果。因此，在许可合同中，应对许可方不承担IP核使用中的侵权责任的条款作出限定，具体限定条款可参照如下约定：
(a) 许可方人员或其授权人员对IP核修改后引发侵权事件，许可方不承担侵权责任，但如果能证明无该IP核修改行为侵权事件亦会发生的除外；
(b) 被许可方将被许可IP核与其他芯片结合后引发侵权事件，许可方不承担侵权责任，但如果能证明无该结合行为侵权事件亦会发生的除外；
注：（a）“修改”、（b）“结合”是IP核使用中的，限定这两个动作引发的侵权责任的承担方式，可以免除被许可方正常使用IP核导致的侵权，许可方应承担责任。
(c) 许可方提供IP核新版本以替换侵权的IP核旧版本的、须通知被许可方该次替换，且许可方仍应对通知前旧的IP核版本引发的侵权责任负责；
(d)其他。
此条款审查中应着重审查IP核使用中的侵权责任豁免条款和侵权责任豁免的例外条款，如缺少该等IP核使用中许可方侵权责任豁免的例外条款，则被许可方应坚持予以添加，不可妥协。
十三、许可方IP核侵权索赔事件的抗辩、救济与赔偿
1）IP核许可合同的标准条款中通常会有许可方IP核侵权索赔事件发生时，许可方对侵权索赔的救济措施，包括三个方面：抗辩、补救与赔偿。许可方会要求被许可方提供必要的通知义务和协助义务，并将被许可方的通知义务和配合义务作为许可方合理赔偿被许可方损失的前提条件，具体约定如下：
A． 如对被许可方或其客户发生侵权索赔事件，被许可方将立刻通知许可方，许可方拥有对侵权抗辩的主导权，被许可方给予合理地配合，侵权抗辩相关的费用由许可方承担。
B． 赋予许可方有三种补救措施，且许可方有决定使用何种补救措施的决定权：
(a)为被许可方及其客户获得合法的继续使用的权利；
(b)修改、替换被许可软件产品或服务，使其不侵权；
(c)如许可方认为采取(a)和(b)的措施不可行的，许可方有权选择不消除产权侵权索赔，而仅向被许可方退货、退款。
C． 被许可方因许可方的IP核侵权而被第三方索赔的赔偿范围仅局限于被许可方实际向第三方支出的赔偿金额，而对于被许可方因许可方的IP核侵权不能继续使用而产生的研发成本损失、更换IP的差价损失，甚至研发失败产生的可得利益损失均适用许可方的免责条款而排除在赔偿范围之外。另外，有些IP核许可方会约定其仅在部分主流国家或第三方IP核版权已注册登记的国家承担赔偿责任，在其余国家或地区不承担赔偿责任。这与被许可方所主张的许可方在全球范围内对IP核的知识产权侵权负责的要求有所不同。这种赔偿区域的限制条款原则上不可接受，但具体个案，由客户根据IP核许可方的知名度、IP核的独特性和市场占用率情况进行综合评定，自行决定是否同意。
2）责任限制（最高额责任限制）
被许可方公司往往不愿意接受对许可方有最高赔偿额限制，希望获得完全的赔偿。但许可方往往将最高赔偿数额限制在不高于许可费金额为限，且态度坚定不同意修订。为避免双方的IP核采购交易陷入僵局，在许可合同的最高额责任限定条款修订中、被许可方可以争取或坚持要求“供应商的故意(WILLFUL MISCONDUCT)或重大过失(GROSS NEGLIGENCE)行为引起的损失赔偿或知识产权侵权赔偿等特定重大事项除外，不受最高额责任限制条款的保护”。
十四、出口管制政策
IP核的许可合同中，许可方通常会有关于出口管制政策条款，并明确将IP核从境外进口的出口管制的审批申请或备案责任约定为被许可方承担，该出口管制政策的约定与美国出口管制规定的“技术下载者作为出口管制的审批或备案申请人”的要求是一致。该出口管制政策条款，许可方会坚持不同意修订，且有其合理的法律观点支持，因此，被许可方对于该等出口管制条款只能接受，并对所拟采购的IP核的出口管制情况进行充分的调查和查明，以避免出现采购的IP核无法获得出口管制部门的审批许可或备案通过而无法集成到芯片中，或集成到芯片后无法合法使用。IP核出口管制的合规审查可参考本文前言第二条“IP核采购合同项下IP核的出口管制合规审查”内容，本处不再赘述。
十五、合同的终止
合同终止是指合同双方已经签署生效，被许可方已经完成许可费的支付，许可方已经完成IP核的交付的情况下，合同守约方依据合同赋予的解除权提前终止合同关系的法律行为。在许可方完成IP核的交付后，剩下的主要合同义务就是被许可方对IP核的合规使用和不向第三方披露IP核源代码及附属文件的义务，因此，许可方通常会在许可合同中将合同终止条款约定为：在被许可方存在违反许可合同约定义务的违约行为时，赋予许可方享有单方提前行使合同终止的权利。对于该等合同终止条款的约定，许可方较为坚持不同意修订。被许可方为维护自身的利益考虑，避免出现较小的违约行为而产生许可合同被终止的严重后果，被许可方应在合同终止条款中增加反制条款：被许可方发生实质性违反合同的行为，且经许可方书面催告后30日内仍未予以纠正或已无纠正可能的，许可方方可行使合同终止权。
以上是本人对审查IP核许可合同的工作经验的总结，也是IP核许可合同的法律审查的核心要点，因为经验的局限，本文中难免有疏漏之处或错误之处，请读到本文的有心之人，予以斧正，并不吝告知。
END
作者 | 王培强 赵春威
编辑 | 建纬品牌部
